愛馬仕一案將主導NFT的未來？
范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員
在愛馬仕（Hermès）訴Mason Rothschild一案中，愛馬仕在紐約南區聯邦法院起訴以Mason Rothschild名義經營的藝術家生產和銷售的「MetaBirkins」的Non Fungible Token (非同質化代幣，下稱「NFT」)，每一個都是愛馬仕Birkin手提包的數位圖像。這位藝術家還以「MetaBirkin」的名義通過社交媒體通路和數位店面出售了「MetaBirkins」和其他「NFT」。
圖一、涉嫌侵權的NFT加密鉑金包「MetaBirkins」（來源：POPBEE[1]）
惟愛馬仕辯稱，出售這些「MetaBirkin NFT」侵害和稀釋了愛馬仕的 Birkin商標，錯誤地將NFT的來源指定為愛馬仕授權的數位產品，損害並削弱了愛馬仕的商業聲譽。愛馬仕還根據Rothschild將域名「metabirkins.com」用於 提供NFT的網站，故主張域名搶注請求權。
圖二、涉嫌被侵權的原告愛馬仕鉑金包真品（來源：精品專賣館[2]）
藝術家則辯稱，「MetaBirkin」一詞的使用受到第二巡迴法院開創性案件 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)所保護的言論，該案認為使用著名的與藝術品相關的商標（在這種情況下是由名人姓名組成的商標）只要符合下列兩要件，即不構成商標權之侵害：
(1) 名稱與產品「具有最低限度的藝術相關性」；並且
(2) 使用不會「明確誤導」內容、作者身份、贊助或認可。
這位藝術家辯稱，稱他的產品為「MetaBirkins」至少與他聲稱的質疑時裝業虐待動物以及奢侈品和價值的本質的項目相關性很小，而且這個詞並沒有明顯誤導，不管一些觀察者是否有實際上的困惑。愛馬仕反對駁回聲請，強調藝術家對「MetaBirkin」標籤的廣泛商業用途，包括以該標籤銷售其他產品，以及使用該名稱經營數位店面和行銷活動。
愛馬仕還強調了消費者和行業觀察者對「MetaBirkin NFT」的來源和授權存在實際混淆的證據。愛馬仕指出了藝術家自己的陳述，包括在接受雅虎金融（Yahoo Finance）的採訪時，他將「MetaBirkin」稱為「數位商品」，並表示在現實生活中擁有「瘋狂的手提包」與「現在」使用這些標誌性的「NFT」「能夠將其帶入虛擬世界」並沒有「太大區別」，並抱怨人們銷售假冒的MetaBirkins NFT與他的NFT競爭。
因此，愛馬仕認為，第二巡迴法院的Rogers案不應適用於在商業中出售的「商品」，例如MetaBirkin NFT。愛馬仕還主張，即使有Rogers案的適用，法院仍應評估MetaBirkin標籤是否通過應用「Polaroid因素」來誤導公眾，這是法院使用1961年第二巡迴法院判決中的一套標準來評估被告人的商標會否混淆公眾。
但針對藝術家的簡要回覆，乃堅持認為Rogers案應該適用，因為 MetaBirkin NFT是藝術品，並且應該同樣適用於作品本身和對這些作品進行語音行銷。藝術家還辯稱，如果適用Rogers test，法院應該忽略第二巡迴法院的Polaroid因素的測試，因為唯一的問題應該是MetaBirkin標籤是否明確誤導公眾，而不是它是否真的可以誤導公眾。
Rakoff法官於2022年5月4日聽取口頭上言詞辯論，並於2022年5月5日發布簡短命令，駁回了駁回聲請。同年5月18日，Rakoff法官發布了一份備忘錄，提供了其決定的理由。Rakoff法官認為，第二巡迴法院的Rogers測試之所以適用，是因為MetaBirkin NFT「手袋的數位圖像」「可能構成一種藝術表達形式」，儘管藝術家也使用該標籤來行銷和宣傳這些藝術品。值得注意的是，Rakoff法官認為「Rothschild使用NFT來驗證圖像」並沒有「改變 Rogers的適用：因為NFT只是指向數位圖像所在位置並驗證圖像的代碼，使用NFT來驗證圖像和允許可追溯的後續轉售和轉讓不會使圖像成為沒有美國憲法第一修正案保護的商品，正如出售實物繪畫的編號副本會使繪畫成為Rogers的商品一樣。」
Rakoff法官拒絕在聲請中裁定MetaBirkin標籤是否符合最低限度的藝術相關性，因為Rogers案要求保護被告。法院承認Rogers案中藝術相關性的門檻是「低的」，但也注意到愛馬仕指控藝術家「完全打算將MetaBirkins標誌與愛馬仕鉑金標誌的受歡迎程度和善意聯繫起來，而不是有意促成一個藝術連結。」法官引用了這位藝術家自己向媒體發表的聲明，稱他努力「創造出柏金包，乃在現實生活中作為數位商品所具有的那種錯覺」。
無論MetaBirkin標籤是否具有藝術相關性，Rakoff法官認為愛馬仕已充分聲稱MetaBirkin標籤明顯具有誤導性，這足以表明Rogers測試不能保護 Rothschild的行為。因此，法院駁回了駁回聲請。Rakoff法官明確駁回了藝術家的論點，即第二巡迴法院在確定商標在Rogers測試下是否具有明顯誤導性時，應忽略長期存在的Polaroid測試的混淆可能性因素。此外，法院得出結論認為，愛馬仕在Polaroid因素下充分提出了具體事實，以支持MetaBirkin標籤具有誤導性的結論。
Rakoff法官進一步得出結論，即使藝術家正確地認為Polaroid因素不適用，駁回聲請在Rogers測試下仍將失敗，因為愛馬仕已充分聲稱藝術家有足夠的實際混淆和足夠的努力來誤導公眾，包括藝術家自己對媒體的陳述。
Rakoff法官的決定顯然受到Rothschild活動的商業性質的影響，著眼於未來虛擬商品在虛擬世界或增強現實環境中的潛在銷售。
法院指出，NFT可能不符合藝術品的條件，即「如果NFT附加到一個幾乎可穿戴的Birkin手提包的數位文件上；在這種情況下，MetaBirkin標記將指一種非語音商業產品（儘管不是迄今為止，被認為是普通的或日常的）。但由於愛馬仕只暗示這位藝術家未來可能會出售「虛擬可穿戴的MetaBirkins」，因此法官拒絕考慮該問題，並駁回了原告的聲請。正如Rakoff法官所認識到的事，虛擬對象的日益普及以及其與「元宇宙」技術相關的潛在應用和使用需要進一步分析。
該決定標誌著任何法院在因NFT引起的商標糾紛中最早做出的決定之一，並提供了有關法院如何評估與NFT相關的商標請求的第一組指示。涉及NFT的其他訴訟已經在法院審理中。Rakoff法官的決定可能會在其他爭議達到司法決定的程度時被考慮。
資料來源：
Hermes International et al v. Rothschild, 22-cv-384 (Rakoff / Gorenstein).
Gibson Dunn, New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods, 20 May 2022. https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/. Last visited 7 June 2022.
[1] https://popbee.com/fashion/fashion-news/mason-rothschild-metabirkins-nft-metaverse-handbags-hermes-fashion-debate/. Last visited 7 June 2022.
[2] http://www.3alv.com/goods-40578.html. Last visited 7 June 2022.
